OUI AVOCATS vs OUI CREDITS

Publiée le mercredi 27 novembre

Le 18 juin 2019, la société PCX AVOCATS (société d’exercice libéral par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de la marque OUI CREDITS sur la base de la marque verbale française OUI AVOCATS, déposée le 20 novembre 2018 et enregistrée sous le n° 4501586 par PCX AVOCATS.

Texte intégral

01/10/2019 OPP 19-2713/BDO

Devenu définitif le 7 novembre 2019

PROJET DE DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4L 411-5L 712-3 à L 712-5L 712-7R 411-17R 712-13 à R 712-18R 712-21R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Bruno I a déposé le 1er avril 2019 la demande d’enregistrement n° 19 4 538 955 portant sur le signe verbal OUI CRÉDITS.

Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : « services de financement ».

Le 18 juin 2019, la société PCX AVOCATS (société d’exercice libéral par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale française OUI AVOCATS, déposée le 20 novembre 2018 et enregistrée sous le n° 4501586.

Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « affaires bancaires, affaires financières ».

L’opposition a été notifiée au déposant par courrier émis le 25 juin 2019.

Dans ses observations en réponse, le déposant a invité la société opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Cependant, la marque antérieure sur laquelle est fondée l’opposition ayant été enregistrée depuis moins de cinq ans, l’Institut a informé les parties que sa titulaire ne saurait encourir la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de cette marque.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L’OPPOSANTE

La société opposante fait valoir, à l’appui de son opposition, les arguments exposés ci-après :

Sur la comparaison des services

La société opposante fait valoir que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

Elle invoque également la prise en compte de l’interdépendance des critères dans l’appréciation du risque de confusion.

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT

Dans ses observations en réponse à l’opposition, le déposant conteste la comparaison des services ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « services de financement » ;

Que la marque antérieure revendique notamment les services suivants : « affaires bancaires, affaires financières ».

CONSIDERANT que les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure ;

Qu'à cet égard, le déposant ne saurait valablement soutenir le fait que la demande d’enregistrement contestée fait « référence à l’activité bancaire que Monsieur Bruno I envisage de développer » et que « c’est ainsi que le déposant a soumis cette marque OUI Crédits à l’enregistrement dans la classe 36 » et que « si les deux parties au litige se retrouvent dans la même classe, pour autant, les services visés ne sont pas similaires » car leurs activités « découlent de deux domaines bien différents : celui du juridique et celui des chiffres » ;

Qu'en effet, la comparaison des produits et services s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment des conditions d’exploitation réelles ou supposées des marques en cause.

CONSIDERANT en conséquence que les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure.

CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal OUI CRÉDITS, reproduit ci-dessous :

Que la marque antérieure porte sur le signe verbal OUI AVOCATS, reproduit ci-dessous :

CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT que le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et services désignés, et inversement.

CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté tout comme la marque antérieure sont composés de deux éléments verbaux ;

Que les signes en cause présentent une construction commune associant le terme OUI, distinctif au regard des services en cause, placé en attaque et évoquant l’expression d’un accord, à un terme décrivant un domaine d’activité ou des professionnels d’un domaine d’activité relevant du secteur tertiaire (CRÉDITS dans le signe contesté / AVOCATS dans la marque antérieure) ;

Qu’à cet égard, quand bien même l’activité financière et l’activité juridique sont des activités distinctes tel que le souligne le déposant, le consommateur des services en cause, qui n’a pas simultanément sous les yeux les deux signes, gardera en mémoire des signes présentant la même structure et sera fondé à croire à une filiation entre ces deux marques ;

Que le risque de confusion sur l’origine de la marque est encore accentué par l’identité des services en cause.

CONSIDERANT que le signe verbal contesté OUI CRÉDITS constitue donc l’imitation de la marque verbale antérieure OUI AVOCATS, dont il peut être perçu comme une déclinaison.

Qu’ainsi, le signe verbal contesté OUI CRÉDITS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les services précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale française OUI AVOCATS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1erL’opposition est reconnue justifiée.

Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.

Barbara DOUBROFF, Juriste Pour le Directeur général de L’Institut national de la propriété industrielle

Isabelle M Responsable de pôle